并购交易中的专项问题解析（三）— 知识产权问题

mason

【引言】

一般来说，在并购过程中对于被并购方的知识产权方面的调查，被归入到法律尽职调查范围内。如本公众号前期实务文章中所述，并购方可以根据尽职调查中发现的风险确定是否继续交易、调整交易价格或者相应地调整交易合同中的其他内容（例如，陈述和保证条款、先决条件和交割条款以及赔偿条款等），而在并购中的知识产权方面尽职调查，也有同样的诉求和最终目的。

本篇实务文章将针对并购交易中的知识产权问题的三方面，即知识产权尽职调查的主要内容、知识产权问题涉及的风险和知识产权尽职调查的风险防控问题进行展开分析，以期为各位读者带来启发和帮助。

【知识产权尽职调查的主要内容】

一般而言，对于知识产权的尽职调查，主要对商标、专利、著作权的权属关系、相关的授权合同或权利使用许可合同相关条款进行审核。

由于近年国家对知识产权建设的重视，中国企业已经逐步地建立了以知识产权申请、保护、利用为核心的发展战略，这要求在并购交易中，对于知识产权的尽职调查需要更加专业化、精细化和体系化。

知识产权尽职调查一般需要被并购方提供以下主要书面材料（部分列举，需根据标的进行必要增减）：

1、被并购企业的基本信息，包括企业登记信息、股东信息、经营范围、商业运作模式、主要产品或服务模式等；

2、被并购企业知识产权登记清单，包括本企业所有、与共有人共同所有及本企业只具有使用权的发明、外观设计、实用新型、商标、著作权等以及相关的权利证书和使用许可证、合同等法律文件；

3、被并购企业正在申请的知识产权清单；

4、被并购企业与第三方之间就有关知识产权方面的使用许可合同、共同技术开发合同、委托合同、权利转让合同等；

5、被并购企业过去或现在发生的知识产权诉讼、仲裁情况说明、判决书以及行政机关的处罚通知书；

6、被并购企业内部关于完成工作任务或利用职务之便取得知识产权权利归属方面的规章制度；

7、被并购企业关于商业秘密保护的规章制度；

8、企业知识产权管理部门人员名单、知识产权管理规章制度；

9、聘请的律师事务所、知识产权代理机构等知识产权顾问单位的名单及相关的委托合同。

而根据以上尽职调查清单的内容，我们简要归纳了并购中知识产权问题中需要关注的几个主要方面：权属查明、合同（权利转让或权利使用许可合同）审核、企业内部就知识产权鼓励和保护制度建设、侵权争议解决、商业化风险等。

【知识产权问题涉及的风险】

一、知识产权权属风险。

知识产权客体的“无形性”的属性，使知识产权具有一定限度的“非独占性”或称之为“共同享有”的特点，这是产生知识产权权属风险的根源。在企业并购交易中，知识产权的权属风险主要体现在：

1、被并购方不具有法律意义上的知识产权。如已经超过法定保护期限未续费终止、商标权到期未续展、权利归属于被并购方子公司、关联公司等第三方而并不属于被并购方本身。

2、被并购方的知识产权存在权利限制。如知识产权存在共同权属或许可限制。其中，许可限制又是并购中最普遍和典型的法律风险。尤其在排他许可和独占许可中，目标知识产权能否实现并购或实施，很大程度上取决于被许可人的意见。并购方必须通过尽职调查的方式，全面了解被并购方被授权许可使用或授权转让的有关知识产权，是否存在权利的限制，以避免无法使用相关知识产权而造成损失的情况。

二、知识产权侵权风险。

相比较其他类型的财产，知识产权的侵权风险极为隐蔽，难以发现。比如一项技术是否存在未经授权使用他人技术的情况，一个软件作品中是否存在复制他人软件源代码的情形，这些均难以通过常规核查察觉。如果并购获得的知识产权存在侵权情况，则并购方非但难以达到预期商业目标，而且可能因此陷入诉讼漩涡而遭受损失。

三、知识产权价值风险。

企业并购行为中对于资产定价应该公允，能否客观反映被并购方的市场合理价值和并购价格。然而，知识产权的价值评估是一个极度复杂的工作，目前国内资产评估行业对知识产权价值的评估仍采取传统的资产评估方法，使一些情况下知识产权的价值评估流于形式。因此，在进行并购的知识产权尽职调查时，需要配合第三方评估机构确定公允、客观的价格。

【知识产权尽职调查的风险防控】

知识产权尽职调查一般被归纳在针对被并购企业法律尽职调查范围内，因此它的程序大致与普通法律尽职调查的流程并无太大差异，但考虑到知识产权与一般资产的不同性质，我们总结如下一些操作流程，以便在操作中进行有效的风险防控。

从尽职调查的需要来说，律师代表不同委托方，对于尽职调查分阶段会有不同的立场和出发点。如律师代表并购方，则根据并购方的利益，应当尽量减少尽职调查流程阶段，避免延迟获得必需的信息，而导致并购方成本上升以及风险上升。但若律师代表被并购方的利益，则应当尽量将尽职调查划分尽量多的阶段，这样可以控制尽职调查的节奏，避免重要信息在并购初始阶段就被要求披露——尤其是极具商业价值的专利、商业秘密等信息。


当然由于涉及知识产权这种特殊的无形资产，所以交易双方可以协商约定，先进行第一阶段调查，而后根据第一阶段的尽职调查结论，由并购双方商讨是否继续实施并购，如果决定继续并购，则可以在签订正式并购协议之前再进行第二阶段更为细致、深入的尽职调查。

实际操作中，如果在签订正式并购协议之前没有充足的时间做第二次尽职调查的话，则可以在并购协议中加入价格调整的条款，允许并购方在签订正式并购协议后再进行第二次尽职调查，并有权以二次的尽职调查结果为参照，对并购价格进行适当的调整。

而以下，则是不考虑律师所代表的利益方，按照一般操作惯例总结的涉及知识产权的并购的简要操作流程，并注意其中的风险防控要点，以供参考（具体项目会根据标的进行必要调整）。

1、前期的初步接触并签订保密协议。

在并购前期，并购方和被并购方应该对并购意向、被并购方大致情况、并购进程等进行初步的接触。其中包括如何、何时进行尽职调查等事项的商讨。由于某些知识产权，比如技术秘密，有其特殊性和保密性，一旦向第三方公开就有可能失去其经济价值，所以被并购方要求与进行调查的并购方签订保密协议是非常有必要的。

2、被并购方内部制定公开时间表，逐步公开。

并购存在很多不可预测的变数，并购方在进行尽职调查后放弃并购计划的情况很多。作为被并购方，即使与并购方签订了保密协议，也应该与律师、专利代理人等专业人士制定技术秘密公开的日程表，以便商讨如何有步骤、有主次地逐步公开。被并购方如果一开始就公开企业所有的知识产权，特别是将技术秘密全盘托出的话，最终出现并购计划流产，将对被并购方造成无法弥补的损失。但作为并购方，基于其并购交易降低风险的需要，则更期望被并购方能够第一时间提供尽量多的信息和资料，以进行充分的评估。这样的矛盾，要求交易双方应当在各自的律师和专业团队配合下，协商信息资料开放时间和步骤。

3、提供和接收尽职调查材料清单，被并购方准备文件。

律师在接受委托后，应立即开始针对并购项目的具体情况，制作尽职查资料清单，向被并购企业索取相关的书面资料。而被并购方在收到相关资料清单后，应当根据并购方的要求，积极、准确地准备并提供相关资料，若有缺失或并不存在相关资料，则应当提供书面说明函。这一点与非涉及知识产权的并购交易尽职调查并无区别。

4、并购方知识产权专业中介团队的组建。

如前所述，一项复杂的知识产权尽职调查除了律师的参与，具有专业知识背景的专利代理人、商标代理人、专业技术人员等的配合也是必不可少的，因此挑选和组织这样一个专业的团队是顺利开展尽职调查的前提条件，一个好的专业团队可以保证尽职调查的高效、全面和专业。

5、进场尽调阶段。

在解决了上述问题后，由并购方和被并购方商定并购的基本法律框架和财税策略，签订并购意向书，并开始进入尽职调查阶段。尽职调查的方式有多种，可以分为现场尽职调查和书面尽职调查，以及前往各部门核实相关资料等事宜，都属于尽职调查工作方式。

6、书面资料核实。

在收到以上的书面资料后，并购方的律师对这些资料进行书面审核，以便掌握被并购方大致的经营状况、商业模式、主要产品、市场销售等情况；并对这些知识产权在企业经营中所起到的作用和对企业利润的贡献度做出一个概括性的判断。同时，为了确保这些信息的准确性、完整性和及时性，还可以事先通过其他的如网络、媒体、行业协会、专利局等相关的行政部门对资料进行查询、核实。通过这样的尽职调查，还可以提前发现可能存在的问题和风险，并对书面材料没有反映出来的疑点加以总结，以便今后到被并购企业实地调查时有的放矢，提高工作效率。

7、实地调查，人员访谈。

律师等专业人员在经过书面材料的审核之后，便可以安排到被并购方的经营生产场所进行实地调查。实地调查的目的，除了对书面材料所记录信息进行证实以外，还包括对所有知识产权的现状、保管方法、实际使用情况等各方面进行勘验。同时还需要通过向企业管理人员、科技研发人员的询问和解答疑问来收集、补充书面材料无法或没有反映出来的信息。

8、制作尽职调查报告。

实地调查后，根据调查所收集来的材料，进行分析和总结，并以书面形式呈报给并购方。在书面报告中除了应该阐明被并购方的知识产权现状、存在的问题、潜在的风险等情况以外，也可以提供一些专业意见和解决方案，以便并购方对是否继续并购及并购后如何调整经营战略进行一个比较全面的评估和判断，这一项目也是体现律师行业经验及高度专业性的体现，对于委托方意义重大。

9、并购协议的起草。

当被并购方仅出卖部分业务，而不是公司全部时，应与被并购方商谈知识产权的交易结构，明确具体知识产权是否与其他资产一并出售或仅仅是部分出售，确认并购方所获知识产权的权利范围和使用方式，以及目标企业仍继续使用的知识产权的权利范围和使用方式。

在并购协议条款中必须包含被并购方对知识产权的陈述和保证。陈述和保证设计、撰写得越严密、越周全就越有利于购买者。只有经过尽职调查，才能有针对性地设计陈述和保证，保证并购方获得期望的知识产权。陈述和保证虽然不能对抗第三方，但能够敦促被并购方履行承诺。

但仅仅依靠陈述和保证，依靠对权利的声明和放弃是远远不够。在中国的知识产权法律体系下，专利和商标的转让必须经过知识产权局和商标局的批准后才生效，专利和商标的许可合同也是经过备案后才能对抗第三人。版权的转让虽然无须版权局批准，但经过版权保护中心登记变更版权所有人并公告后的公信力才会更强，权利的法律状态才会更稳定。所以在知识产权谈判并准备并购协议时，务必把知识产权转让合同的生效或许可合同的备案作为整个交易的前提条件之一。

总之，为确保并购交易得到的知识产权“物有所值”和避免不必要的风险，在并购交易中需要对标的主体进行详尽的知识产权尽职调查，而不论其采用何种形式进行收购（如合并、股权收购或资产收购），同时与知识产权的实务专家配合，采取合法、合理并符合交易惯例的方式，提供具有专业水准的服务，是律师在知识产权并购交易的风险防控中应当体现的重要价值。